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Nueva Ley de Patentes

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La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor el pasado 1 de abril de 2017, con respecto a la anterior de 1986, introduce una serie de cambios que hemos anotado a continuación de cada Título en los que se divide esta Ley; a saber:

Título I. Disposiciones preliminares 
Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

  • Patentes de invención.
  • Modelos de utilidad.
  • Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (CCP).

Un CCP es un título de propiedad industrial que extiende por un máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un ingrediente activo, que forman parte de un producto farmacéutico o fitosanitario. El CCP entra en vigor cuando caduca la patente, ya que su finalidad es compensar el tiempo que transcurre desde que se solicita la patente hasta que se obtiene la autorización correspondiente de comercialización.

Desaparecen por tanto las patentes de adición, que figuraban en nuestro ordenamiento jurídico desde el EPI.

Título II. Patentabilidad 
Pocas diferencias con respecto a la Ley anterior, se explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

Se hace mención expresa de que en el estado de la técnica también se incluye las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y las PCT que entren en fase nacional en España y que hayan sido publicadas en español. Esto no se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque era anterior a que España firmase el Convenio de Múnich y el PCT.

Se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento y solo se consideran inocuas las divulgaciones que supongan un abuso frente al solicitante y las que se realicen en una exposición oficial.

Título III. Derecho a la patente y designación del inventor 
Se mantiene en lo esencial lo establecido en la Ley anterior:

  • El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce;
  • El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.
  • Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas
  • Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España.
  • Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla, la persona legitimada podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

Título IV.  Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Tampoco ha cambiado nada, en lo sustancial:

  • Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.

El empleado que realice alguna de estas invenciones deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan.
El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

  • Cuando no concurran estas circunstancias, pero el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario podrá asumir la titularidad de una invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, en cuyo caso el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. En todo caso no parece probable que en España tengamos un caso como el de Nakamura.
  • Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de actividades que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.
  • Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos aquí reconocidos, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

La titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, salvo prueba en contrario, se considera que fueron realizadas durante la vigencia del mismo.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se especifican las condiciones relativas a la obligación de un investigador de informar a la Universidad (o Ente de Investigación) de la realización de una invención, y a la obligación de esta última de responder y de asumir, si cabe, la titularidad de una solicitud de patente, o bien de reservarse los derechos de utilización en caso de considerar la invención como secreto industrial. Se prohíbe la publicación de los resultados de una investigación susceptible de ser patentada hasta que se haya presentado, si cabe, una solicitud de patente dentro del plazo establecido. Se dispone que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

Título V. Solicitud y procedimiento de concesión
La Ley reconoce el derecho a la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

Esta alternativa, aparentemente inocua, ofrece varias posibilidades interesantes: convertir un modelo de utilidad en patente, completar una patente o modelo de utilidad con la materia inventiva incorporada en el primer año de vida; o recuperar expedientes que por cualquier causa se pudieran haber anulado, retirado o denegado mientras dura el periodo de prioridad. No obstante, cuando se decide por una extensión al extranjero a través de una patente europea, esto ya era posible puesto que existe la posibilidad de, una vez concedida, validarla en España, abandonando la nacional prioritaria.

En el examen de oficio solo se comprobará, además de otras formalidades, si el objeto de la invención no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad según esta Ley. También se realizará un examen formal en esta fase, pero no interrumpirá la realización de la búsqueda, a menos las deficiencias impidan su realización; a partir de ahora los motivos de falta de claridad formarán parte de la opinión escrita y, en principio, no serán objeto de un suspenso previo.

Se introducen modificaciones en el procedimiento, en cuanto que la tasa del IET ha de abonarse conjuntamente con la solicitud y por tanto no se puede posponer como en la Ley de 1986. Una de las ventajas de este procedimiento es que se pasa directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, y ninguna está sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la misma.

Está previsto que, salvo raras excepciones, las solicitudes de patentes se publiquen a los 18 meses y que esa publicación incluya también el IET.

El examen sustantivo es obligatorio. Desaparece el actual procedimiento de concesión optativo “sin examen”. Se establece un único procedimiento de concesión con examen sustantivo de patentabilidad, que incluye un examen de novedad y de actividad inventiva. Como resultado de este examen sustantivo, una solicitud de patente podrá ser concedida, en su versión original o en una versión modificada por el solicitante, o bien podrá ser denegada.

Así pues, en el examen sustantivo se comprobará si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley. Como es práctica habitual actualmente, tanto en España como en las patentes europeas, si después de la primera respuesta persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se le darán nuevas oportunidades al solicitante de corregir su solicitud o formular alegaciones, antes de resolver definitivamente.

Se establece un sistema similar al europeo de oposición post-concesión, y también se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. Solo podrán interponer un recurso contra la concesión de la patente quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

En cuanto a los Certificados complementarios de protección o CCP, se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se establecen las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica, así como las normas que permiten rectificar errores, la suspensión de los procedimientos, el cambio de modalidad, la retirada de la solicitud y el restablecimiento de derechos, como novedad destaca la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT. Se aclara que los actos y resoluciones son recurribles vía Contenciosa y se establece el régimen de consulta de expedientes, manteniéndose la inaccesibilidad a los expedientes que no hayan sido publicados.

Títulos VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente 
Se establece el alcance y los límites del derecho de patente. Entre estos últimos, se incluye la llamada «cláusula Bolar» que permite los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

Se establecen también excepciones para los agricultores y ganaderos, los cuales podrán reproducir sus plantas o animales sujetos a patentes, pero únicamente para su propia explotación, pero no podrá vender las ulteriores reproducciones.

Como en la Ley anterior, el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

También se establece el régimen de las patentes dependientes, la protección provisional y el alcance de la protección incluyéndose en este apartado la doctrina de los equivalentes y también en las patentes de procedimiento.

Título VII. Acciones por violación del derecho de patente 
Las acciones de defensa del titular de la patente ya habían sido actualizadas en la Ley 19/2006, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones.

La Ley establece las acciones civiles que el titular de la patente puede emprender y se establece la indemnización de daños y perjuicios así como métodos de cálculo de la misma; también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria.

Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad
Este título afronta la inscripción registral, cotitularidad y expropiación, prácticamente como en la Ley anterior y por ejemplo cualquiera de los cotitulares podrá explotar la invención, previa notificación a los demás.

También se tratan las transferencias, licencias y gravámenes, en las que ya se había eliminado la exigencia de documento público en la formalización de las mismas, por lo que tampoco hay ningún cambio sustancial.

También se regulan las licencias de pleno derecho que son  las que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente.

Título IX. Obligación de explotar la invención y licencias obligatorias
En este Título se detallan la obligación de explotar la invención, los requisitos y el procedimiento para la concesión de licencias obligatorias; así como su régimen legal.

Se incluyen dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general.

También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente y se simplifica la tramitación y resolución.

Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente
En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, pero se prevé que el titular de la patente pueda limitar la patente modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas.

El procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y sus efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma. En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional 
En esta materia se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar estas solicitudes en el extranjero, previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

Título XII. Jurisdicción y normas procesales

Título XIII. Modelos de utilidad
La figura del modelo de utilidad se modifica en aspectos sustanciales, como son la novedad absoluta, pasando a ser el mismo requisito que para las patentes. También se equipara el estado de la técnica con las patentes y por tanto se suprime la divulgación por la accesibilidad.

Se amplía el campo de lo que puede proteger como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido a la mecánica, a partir de ahora tan solo se excluyen, además de los procedimientos, las invenciones que tienen por objeto materia biológica, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas a la concesión, y no habrá ni búsqueda de antecedentes ni examen sustantivo de patentabilidad; sin embargo, para el ejercicio de acciones relativas a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso haber obtenido  o  solicitado  previamente un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), realizado por la OEPM e igual al de las solicitudes de patentes.

Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales
Establece las condiciones de solicitud de patentes europeas a través de la OEPM y también el régimen de las patentes europeas validadas en España.

También fija la situación de la OEPM como oficina receptora de solicitudes PCT y como Administración de búsqueda y del examen preliminar de solicitudes PCT.

Título XV. Representación ante la OEPM
Se regulan las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional, así como la figura de los Agentes de la Propiedad Industrial.

También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Título XVI. Tasas y anualidades 
Se suprime la Tasa de Concesión, exigible para las patentes y modelos de utilidad de la Ley de 1986.

Se establece una reducción de un 50% de las tasas abonadas por solicitud, realización del IET, Examen, así como de la 3ª, 4ª y 5ª anualidad, para emprendedores y PYME. Se mantiene también la reducción de un 15% en el importe de las tasas de presentación electrónica de solicitudes y otras gestiones.

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. Si la patente o modelo ha sido concedida después de esta fecha (por haber estado en tramitación más de 2 años) la fecha de devengo pasará a ser la de publicación de la concesión.

A partir de esos 3 meses comienzan las demoras permitidas con los correspondientes recargos. Finalmente se podrá regularizar el pago, sin pérdida de derechos, abonando la anualidad correspondiente con el 50% de recargo más una tasa de regularización adicional (establecida inicialmente en 100€) hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad. En conclusión, el periodo hábil para abonar una Anualidad es de un año completo.


 

 
     

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