Indice:

Introducción
1. La vía PCT
2. Fases del procedimiento PCT
3. España, administración de búsqueda internacional
4. La publicación internacional
5. Procedimiento ante las oficinas designadas
6. Utilización del sistema EURO-PCT

Introducción

Existen fundamentalmente tres vías para la protección internacional de las invenciones:

La VIA NACIONAL, mediante presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea la protección.

La VIA EUROPEA, mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (20 países).

La solicitud de patente europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional.

La VIA INTERNACIONAL PCT, objeto principal del presente folleto.

El sistema PCT permite solicitar protección para una invención en cada uno de los Estados partes del Tratado internacional (100 países), mediante una única solicitud denominada solicitud internacional.
 

1.- La vía PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty: PCT) es un Tratado multilateral, en vigor desde 1978, y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los Estados partes del Tratado constituyen una Unión para cooperar a la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de patentes.

El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado.

NO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE PATENTES NI SUSTITUYE A LAS CONCESIONES NACIONALES, SINO QUE ES UN SISTEMA DE UNIFICACION DE LA TRAMITACION PREVIA A LA CONCESION, QUE SUSTITUYE A LA TRAMITACION PAIS POR PAIS Y ABARATA COSTES.

Contempla el Tratado una oficina receptora de la solicitud internacional que examina los aspectos formales de la documentación y la remite a la Oficina Internacional de la Organización (OMPI) y a la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) para el correspondiente informe sobre las anterioridades que afecten a la solicitud.

A la vista del informe, el solicitante podrá continuar la tramitación en las oficinas nacionales de cada Estado designado en la solicitud (oficina designada).

El 16 de agosto de 1989 se produce la adhesión de España al Tratado de Cooperación cuyas disposiciones entran en vigor el 16 de noviembre del mismo año y, desde esta fecha, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) viene funcionando como oficina receptora de solicitudes internacionales PCT en relación con solicitantes españoles o residentes en España.

Al mismo tiempo, desde esa fecha, España puede ser designada en las solicitudes internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado con el fin de obtener una patente nacional.

Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido designada por la Asamblea de la Unión PCT, como Administración de Búsqueda Internacional (ISA), y con tal finalidad fue suscrito un acuerdo entre la OMPI y la OEPM, habiendo iniciado sus actuaciones en 1995.
Los paises que forman parte del tratado son los siguientes:

AP Patente ARIPO: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudán, SL Sierra Leona, SZ Swazilandia, TZ República Unida de Tanzanía, UG Uganda, ZM Zambia, ZW Zimbabwe

EA Patente Euroasiática: AM Armenia, AZ Azerbaiyán, BY Belarús, KG Kirguistán, KZ Kazakstán, MD República de Moldova, RU Federación de Rusia, TJ Tayikistán, TM Turkmenistán

EP Patente Europea: AT Austria, BE Bélgica, CH y LI Suiza y Liechtenstein, CY Chipre, DE Alemania, DK Dinamarca,ES España, FI Finlandia, FR Francia, GB Reino Unido, GR Grecia, IE Irlanda, IT Italia, LU Luxemburgo, MC Mónaco, NL Países Bajos, PT Portugal, SE Suecia, TR Turquía

OA Patente OAPI: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF República Centroafricana, CG Congo, CI Côte d’Ivoire, CM Camerún, GA Gabón, GN Guinea, GQ Guinea Ecuatorial, GW Guinea-Bissau, ML Malí, MR Mauritania, NE Níger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo

 
2.- Fases del procedimiento

El procedimiento PCT consta de dos fases fundamentales:

·  La FASE INTERNACIONAL, que se lleva a cabo ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y la Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

·  La FASE NACIONAL, que tiene lugar ante las oficinas designadas.

Una vez recibida la solicitud internacional, la Oficina receptora otorga una fecha de presentación y comprueba si la solicitud cumple con los requisitos del Tratado y su Reglamento. Tras ello remite el original a la Oficina Internacional y la copia de búsqueda a la Administración de búsqueda Internacional.

La Administración de búsqueda realiza un informe, llamado de "búsqueda internacional" que tiene por objeto descubrir qué documentos existentes en el estado de la técnica -acervo de conocimientos científicos y técnicos hechos accesibles al público por cualquier medio hasta la fecha de la solicitud- pudieran ser relevantes para determinar la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de solicitud internacional.

La Administración de Búsqueda Internacional (ABI), junto con el informe de búsqueda, deberá elaborar una opinión preliminar y no vinculante sobre si la invención es nueva, implica una actividad inventiva y es aplicable industrialmente. Dicha opinión se denominará "opinión de la búsqueda internacional", quedando regulada en la nueva Regla 43bis. La opinión escrita se realiza al mismo tiempo que la búsqueda internacional propiamente dicha, y es comunicada al solicitante y a la Oficina Internacional.

Estas dos fases constituyen el denominado CAPITULO I del PCT.

El CAPITULO II consiste en un examen preliminar internacional que se elabora por las oficinas autorizadas a petición del solicitante. Este examen establece si la invención reivindicada es nueva, tiene actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. Todavía no es posible para los nacionales y residentes en España acogerse a este Capítulo II.

2.1. Quién puede presentar una solicitud internacional

Cualquier persona física o jurídica, nacional o residente en un Estado miembro del Tratado puede presentar una solicitud internacional PCT ante la Oficina receptora competente.

Cada Estado miembro del PCT determina cuál es la oficina receptora competente.

2.2 Lugar de presentación

Las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, y los residentes en España deberán presentar su solicitud internacional ante la OEPM, en tanto Oficina receptora competente en virtud del Tratado. La presentación ante la OEPM permite llevar a cabo las disposiciones de la Ley de Patentes relativas a invenciones que pudieran interesar a la defensa nacional.

2.3. Idioma de presentación

La solicitud internacional deberá redactarse en castellano. Asimismo, la publicación de la solicitud y el informe de búsqueda internacional se realizan en idioma español.

2.4. Designación de Estados

La cobertura geográfica de la solicitud internacional depende de los Estados en que se desee obtener protección jurídica. Desde el 1 de enero de 2004 se ha establecido un sistema de designación automática en virtud del cual la presentación de una solicitud internacional constituye la designación de todos los Estados contratantes adheridos al Tratado así como la indicación de todas las modalidades posibles de protección. En consecuencia, desde esa fecha, no es posible la designación individual de Estados, si bien en el momento de presentar la solicitud, o con posterioridad, se puede retirar la designación de uno o varios Estados.

2.5. Ventajas del sistema de solicitud internacional PCT

El solicitante internacional puede retrasar el comienzo de la tramitación de su solicitud en cada una de las oficinas designadas hasta un plazo de treinta meses en la mayoría de los países y veinte meses en los países de Finlandia, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Tanzania, Uganda y Zambia.

Durante este plazo, el solicitante puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de su invención, tomar decisiones al respecto, todo ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles.

Dado que, en un plazo relativamente corto, el solicitante dispone del informe de búsqueda internacional relativo a su solicitud, puede, a la vista del citado informe, conocer el estado de la técnica anterior relevante para su invención y valorar si la misma es realmente nueva y goza de actividad inventiva, es decir, no resulta evidente para un experto en ese sector técnico.

La solicitud internacional supone un ahorro sustancial de los costes de protección de las invenciones que normalmente deben sufragarse por la preparación de las mismas para cada una de las oficinas nacionales.

En la medida en que la solicitud internacional produce efectos de una solicitud nacional en los Estados designados, el solicitante no tiene necesidad de incurrir en los gastos derivados de la preparación y presentación de una solicitud por cada Estado en que desea obtener protección. Del mismo modo, no precisa modificar su solicitud internacional al objeto de cumplir con los requisitos formales específicos de cada legislación nacional.

La tasa de solicitud internacional incluye la presentación, la búsqueda internacional, la realización de la opinión escrita y la publicación de la solicitud y puede hacerse efectiva en la moneda de la oficina receptora, en nuestro caso, en euros.
 

PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE REIVINDICA UNA PRIORIDAD ANTERIOR

PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE TRATA DE UN PRIMER DEPOSITO

2.6. El informe de búsqueda internacional

El INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL tiene por objeto, como se ha dicho, descubrir el estado de la técnica pertinente en relación con el contenido de la solicitud internacional. Dicha búsqueda se efectúa en base a las reivindicaciones de la solicitud internacional y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que se acompañen a la misma. La búsqueda se realiza sobre la documentación mínima recogida en la regla 34 del PCT que comprende más de 20 millones de documentos de literatura patente y no patente.
 

3.- España, administración de búsqueda internacional

El informe de búsqueda internacional únicamente pueden elaborarlo aquellas oficinas u organismos que hayan sido designados por la Asamblea de la Unión PCT como Administración con capacidad para realizar dichos informes y hayan concluido el correspondiente acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 1995 las Administraciones de búsqueda en el mundo son las siguientes:

·  Oficina Europea de Patentes

·  Oficinas de Patentes de: Estados Unidos, Japón, Rusia, Austria, Australia, Suecia, China y España.

La competencia para realizar búsquedas internacionales la atribuye cada oficina receptora a una determinada Administración de búsqueda para efectuar la búsqueda internacional respecto de sus solicitudes.

En relación con los solicitantes españoles o residentes en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes son competentes para actuar como Administración encargada de la búsqueda internacional. Corresponde al solicitante elegir a una u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud.

Los solicitantes de países de habla castellana cuyas oficinas receptoras hayan designado a la OEPM como Administración de búsqueda internacional no precisan efectuar traducción de su solicitud si optan por la OEPM como Administración de búsqueda.

La OEPM actúa como Administración de búsqueda internacional para las solicitudes internacionales presentadas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de México.

3.1. Idioma del informe de búsqueda internacional

El informe de búsqueda internacional se realiza en el mismo idioma en que se publica la solicitud internacional.

La OEPM, una vez elaborado en español el informe de búsqueda internacional, lo trasmite en este idioma al solicitante y a la OMPI.

3.2. Utilidad del informe de búsqueda internacional

El informe de búsqueda internacional llega a manos del solicitante en un plazo aproximado de cuatro a cinco meses (o de diez si no se reivindica la prioridad de un depósito anterior en la solicitud) a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

Si bien no contiene una valoración de la invención acerca de su novedad o actividad inventiva, sirva para dar una indicación certera de la misma al solicitante, en la medida en que en el informe se citan los documentos del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud que pueden afectar al contenido de la solicitud internacional.

Esta información, de la que dispone el titular de una solicitud internacional PCT con la antelación indicada, le permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y, en especial, el grado de patentabilidad real de la misma. De este modo, el solicitante dispone de suficientes elementos de juicio como para tomar decisiones sobre la inversión que requiere la protección internacional de su invención.

Si el informe de búsqueda internacional es favorable a la patentabilidad de la invención contenida en la solicitud internacional, el solicitante puede decidirse por continuar la tramitación de la misma, teniendo en cuenta las positivas perspectivas que el informe de búsqueda internacional augura.

Si, por el contrario, el informe es desfavorable, el solicitante tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones e, incluso, puede decidir no continuar con los procedimientos nacionales ante las oficinas designadas con lo que se evita costes de preparación de copias, con su traducción, para iniciar los correspondientes procedimientos ante las oficinas que ha designado en la solicitud internacional.
 

4.- La publicación internacional

TRANSCURRIDO UN PLAZO DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL LA OFICINA INTERNACIONAL PUBLICA LA SOLICITUD, si bien el solicitante puede pedir a dicha Oficina que su solicitud sea publicada en cualquier momento antes de la expiración de dicho plazo. Si el informe de búsqueda está disponible en el momento de publicarse la solicitud, también se publica al publicarse aquélla.

Los idiomas de publicación son el ALEMAN, CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, INGLES, JAPONES y RUSO. Si la solicitud internacional se presenta en un idioma distinto a éstos, es decir, holandés, danés, finlandés, noruego o sueco, que son idiomas de presentación solicitudes, pero no de publicación internacional, la solicitud internacional se publica en traducción al inglés.

La publicación de una solicitud internacional tiene, en relación con cualquier Estado designado en la misma, los efectos que la legislación de ese Estado prevea para la publicación nacional obligatoria de las propias solicitudes nacionales. Estos efectos pueden hacerse depender, por parte de un Estado designado, de la aportación de una traducción el idioma que sea oficial en ese Estado cuando dicho idioma sea diferente del idioma de publicación internacional en cuyo caso los efectos se posponen hasta la fecha de presentación del dicha traducción.

5.- Procedimiento ante las oficinas designadas

5.1. Actuaciones a realizar

Si el solicitante, a la vista del informe de búsqueda internacional, tiene expectativas razonables sobre el éxito y valor de su invención, inicia el procedimiento ante las oficinas designadas dentro de los veinte meses a contar de la fecha de prioridad o de la presentación internacional. EL HECHO DE POSPONER HASTA VEINTE MESES LA ENTRADA ANTE OTRAS OFICINAS EXTRANJERAS ALARGA CONSIDERABLEMENTE EL PLAZO DE PRIORIDAD DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS QUE, COMO SE SABE, ES DE DOCE MESES.

La Asamblea de la Unión PCT celebrada entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre de 2001 decidió por unanimidad modificar el plazo a que se refiere el Artículo 22.1 del PCT relativo a los actos necesarios para entrar en la fase nacional, ampliando el actual plazo establecido en veinte meses desde la fecha de prioridad a TREINTA.

Esta modificación que entró en vigor el 1 de Abril de 2002 fue publicada en la Gaceta PCT nº 44/2001, de 1 de noviembre. Igualmente, la Asamblea decidió que si a 3 de octubre de 2001 dicha modificación fuera incompatible con la legislación nacional de una Oficina designada, el nuevo plazo no se aplicará respecto a esa Oficina mientras continúe la incompatibilidad, y siempre que se comunique tal circunstancia antes del 31 de Enero de 2002.

Las Oficinas de los Estados (en su capacidad de Oficinas designadas) que han notificado a la Oficina Internacional tal incompatibilidad son las siguientes:

LUXEMBURGO, SUIZA, SUECIA, FINLANDIA, REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA, UGANDA y ZAMBIA

Para dar inicio a la fase nacional, el solicitante, dentro del plazo indicado, deberá realizar ante cada una de las oficinas designadas las actuaciones siguientes:

·  Presentar una traducción de la solicitud internacional en el idioma del Estado en el que se desea obtener protección. Ante la Oficina Europea de Patentes, la traducción debe presentarse en alguno de los idiomas de procedimiento (inglés, francés o alemán).

·  Abonar la tasa correspondiente establecida por la oficina designada para una solicitud nacional o regional, en su caso (Oficina Europea de Patentes).

·  Dar cumplimiento a las normas que cada Estado tenga establecidas sobre representación o nombramiento de un mandatario.

Ante la OEPM, como Oficina designada, no es preciso presentar una copia de la solicitud internacional, pues ésta ya se remite por la Oficina Internacional.

Si el solicitante no cumple con estos requisitos dentro del plazo indicado de veinte meses, cesarán en el Estado designado los efectos de una solicitud nacional regular, lo cual equivaldría a una retirada de solicitud por parte del solicitante.

5.2. Requisitos exigibles por la oficinas designadas

El procedimiento por el que se va a tramitar una solicitud internacional, una vez iniciada la fase nacional. Es el procedimiento ordinario aplicado a las solicitudes nacionales previsto por cada legislación. La legislación nacional determina el estado anterior de la técnica, el requisito de la unidad de invención, así como los demás requisitos de patentabilidad.

Puede igualmente determinar la exigencia de otra serie de requisitos de orden formal como son los de aportación de documentos que acreditan circunstancias jurídicas de gran trascendencia para la efectividad de la patente relativos a la identidad del inventor, a la transferencia del derecho a la solicitud, a la obligatoriedad de estar representado por un mandatario habilitado ante la oficina designada, o a la verificación de la solicitud por un traductor jurado, etc.

Sin embargo, ninguna legislación nacional puede exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado o en su Reglamento o con requisitos adicionales a éstos.

En ningún caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con los de la legislación nacional sin antes dar oportunidad al solicitante de corregir dicha solicitud en la medida y de conformidad con lo previsto por dicha ley nacional para situaciones idénticas que se presenten en la tramitación de solicitudes nacionales.

Por lo que respecta al plazo para cumplimentar las exigencias derivadas de la ley nacional, el PCT no determina el plazo que debe ser otorgado al solicitante, pero establece que deberá ser, en todo caso, razonable. En España, este plazo es de dos meses, conforme al Reglamento de la Ley de Patentes.
 

6.- Utilización del sistema Euro-PCT

Por vía Euro-PCT se entiende la utilización combinada del sistema PCT y del sistema de patente europea.

UNA SOLICITUD DE PATENTE EURO-PCT ES AQUELLA SOLICITUD INTERNACIONAL EN LA QUE EL SOLICITANTE EXPRESA SU DESEO DE OBTENER UNA PATENTE EUROPEA. Esta vía ofrece importantes ventajas a los solicitantes españoles de patentes europeas siempre que pidan que el informe de búsqueda internacional les sea realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración de búsqueda internacional.

Las ventajas son, entre otras, las siguientes:

·  Presentación de toda la documentación en español, sin necesidad de ningún tipo de traducción.

·  Posibilidad de llevar los trámites durante la fase internacional (oficina receptora y Administración de búsqueda) ante la OEPM, lo que facilita la comunicación del propio solicitante.

·  Si el solicitante se acoge al Capítulo II con la realización del exámen premilinar y consiguiendo retrasar la entrada en la fase nacional o regional hasta los 30 meses tiene una importante disminución de costes por cuanto la tasa de la Oficina Europea de Patentes por el examen de novedad.

En virtud del acuerdo suscrito con la Oficina Europea de Patentes, los solicitantes españoles que deseen obtener una patente europea a los que la OEPM haya realizado el informe de búsqueda internacional quedan eximidos del informe de búsqueda complementario del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas (CPE), así como de la tasa por dicho informe.