Indice:
Introducción
1.
La vía PCT
2.
Fases del procedimiento PCT
3.
España, administración de búsqueda internacional
4. La publicación internacional
5.
Procedimiento ante las oficinas designadas
6.
Utilización del sistema EURO-PCT
Introducción
Existen fundamentalmente
tres vías para la protección internacional de las invenciones:
La VIA NACIONAL,
mediante presentación de una solicitud de patente individualizada
en cada uno de los Estados en que se desea la protección.
La VIA EUROPEA, mediante
una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos
Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte
del Convenio Europeo de Patentes (20 países).
La solicitud de patente
europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión
produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga,
de una patente nacional.
La VIA INTERNACIONAL
PCT, objeto principal del presente folleto.
El sistema PCT permite
solicitar protección para una invención en cada uno de los
Estados partes del Tratado internacional (100 países), mediante
una única solicitud denominada solicitud internacional.
1.- La vía PCT
El Tratado de Cooperación
en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty: PCT) es un Tratado
multilateral, en vigor desde 1978, y es administrado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Los Estados partes
del Tratado constituyen una Unión para cooperar a la presentación,
búsqueda y examen de las solicitudes de patentes.
El PCT facilita la
tramitación de las solicitudes para la protección de las
invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países,
estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud
única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera
sido presentada en cada uno de los países deseados y designados
por el interesado.
NO SE TRATA DE UN
PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE PATENTES NI SUSTITUYE A LAS CONCESIONES
NACIONALES, SINO QUE ES UN SISTEMA DE UNIFICACION DE LA TRAMITACION PREVIA
A LA CONCESION, QUE SUSTITUYE A LA TRAMITACION PAIS POR PAIS Y ABARATA
COSTES.
Contempla el Tratado
una oficina receptora de la solicitud internacional que examina los aspectos
formales de la documentación y la remite a la Oficina Internacional
de la Organización (OMPI) y a la Administración encargada
de la Búsqueda Internacional (ISA) para el correspondiente informe
sobre las anterioridades que afecten a la solicitud.
A la vista del informe,
el solicitante podrá continuar la tramitación en las oficinas
nacionales de cada Estado designado en la solicitud (oficina designada).
El 16 de agosto de
1989 se produce la adhesión de España al Tratado de Cooperación
cuyas disposiciones entran en vigor el 16 de noviembre del mismo año
y, desde esta fecha, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
viene funcionando como oficina receptora de solicitudes internacionales
PCT en relación con solicitantes españoles o residentes en
España.
Al mismo tiempo,
desde esa fecha, España puede ser designada en las solicitudes
internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado
con el fin de obtener una patente nacional.
Asimismo, la Oficina
Española de Patentes y Marcas ha sido designada por la Asamblea
de la Unión PCT, como Administración de Búsqueda Internacional
(ISA), y con tal finalidad fue suscrito un acuerdo entre la OMPI y la
OEPM, habiendo iniciado sus actuaciones en 1995.
Los paises que forman
parte del tratado son los siguientes:
AP Patente ARIPO:
GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD
Sudán, SL Sierra Leona, SZ Swazilandia, TZ República Unida
de Tanzanía, UG Uganda, ZM Zambia, ZW Zimbabwe
EA Patente Euroasiática:
AM Armenia, AZ Azerbaiyán, BY Belarús, KG Kirguistán,
KZ Kazakstán, MD República de Moldova, RU Federación
de Rusia, TJ Tayikistán, TM Turkmenistán
EP Patente Europea:
AT Austria, BE Bélgica, CH y LI Suiza y Liechtenstein, CY Chipre,
DE Alemania, DK Dinamarca,ES España, FI Finlandia, FR Francia,
GB Reino Unido, GR Grecia, IE Irlanda, IT Italia, LU Luxemburgo, MC Mónaco,
NL Países Bajos, PT Portugal, SE Suecia, TR Turquía
OA Patente OAPI:
BF Burkina Faso, BJ Benin, CF República Centroafricana, CG Congo,
CI Côte d’Ivoire, CM Camerún, GA Gabón, GN Guinea,
GQ Guinea Ecuatorial, GW Guinea-Bissau, ML Malí, MR Mauritania, NE
Níger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo
|
AE Emiratos
Árabes Unidos
AG Antigua y Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BB Barbados
BH Baharain
BG Bulgaria
BR Brasil
BW Botswana
BY Belarús
BZ Belice
CA Canadá
CH Suiza
LI Liechtenstein
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CU Cuba
CZ República Checa
DE Alemania
DO República Dominicana
DK Dinamarca
DM Dominica
DZ Argelia
EC Ecuador
EG Egipto
EE Estonia
ES España
FI Finlandia
GB Reino Unido
GD Granada |
GE Georgia
GH Ghana
GM Gambia
GT Guatemala
HR Croacia
HU Hungría
ID Indonesia
IL Israel
IN India
IS Islandia
JP Japón
KE Kenya
KM Komoros
KG Kirguistán
KP República Popular Democrática
de Corea
KR República de Corea
KZ Kazakstán
LC Santa Lucía
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburgo
LY Libia
LV Letonia
MA Marruecos
MD República de Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK Ex República Yugoslava
de Macedonia
MN Mongolia
MW Malawi
MX México
MT Malta
MZ Mozambique
NA Namibia |
NI Nicaragua
NG Nigeria
NO Noruega
NZ Nueva Zelandia
OM Omán
PG Papúa Nuva Guinea
PH Filipinas
PL Polonia
PT Portugal
RO Rumania
RU Federación de Rusia
SD Sudán
SE Suecia
SG Singapur
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SM San Marino
SL Sierra Leona
SV El Salvador
TJ Tayikistán
TM Turkmenistán
TN Túnez
TR Turquía
TT Trinidad y Tabago
TZ República Unida de Tanzanía
UA Ucrania
UG Uganda
US Estados Unidos de América
UZ Uzbekistán
VN Viet Nam
YU Yugoslavia
ZA Sudáfrica
ZM Zambia
ZW Zimbabwe |
2.- Fases del procedimiento
El procedimiento
PCT consta de dos fases fundamentales:
· La FASE INTERNACIONAL,
que se lleva a cabo ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional
(OMPI) y la Administración encargada de la búsqueda internacional
y del examen preliminar internacional.
· La FASE NACIONAL, que
tiene lugar ante las oficinas designadas.
Una vez recibida
la solicitud internacional, la Oficina receptora otorga una fecha de presentación
y comprueba si la solicitud cumple con los requisitos del Tratado y su
Reglamento. Tras ello remite el original a la Oficina Internacional y
la copia de búsqueda a la Administración de búsqueda
Internacional.
La Administración
de búsqueda realiza un informe, llamado de "búsqueda internacional"
que tiene por objeto descubrir qué documentos existentes en el
estado de la técnica -acervo de conocimientos científicos y
técnicos hechos accesibles al público por cualquier medio
hasta la fecha de la solicitud- pudieran ser relevantes para determinar
la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de solicitud
internacional.
La Administración
de Búsqueda Internacional (ABI), junto con el informe de búsqueda,
deberá elaborar una opinión preliminar y no vinculante sobre
si la invención es nueva, implica una actividad inventiva y es aplicable
industrialmente. Dicha opinión se denominará "opinión
de la búsqueda internacional", quedando regulada en la nueva Regla
43bis. La opinión escrita se realiza al mismo tiempo que la búsqueda
internacional propiamente dicha, y es comunicada al solicitante y a la
Oficina Internacional.
Estas dos fases constituyen
el denominado CAPITULO I del PCT.
El CAPITULO II consiste
en un examen preliminar internacional que se elabora por las oficinas
autorizadas a petición del solicitante. Este examen establece si
la invención reivindicada es nueva, tiene actividad inventiva y
es susceptible de aplicación industrial. Todavía no es posible
para los nacionales y residentes en España acogerse a este Capítulo
II.
2.1. Quién
puede presentar una solicitud internacional
Cualquier persona
física o jurídica, nacional o residente en un Estado miembro
del Tratado puede presentar una solicitud internacional PCT ante la Oficina
receptora competente.
Cada Estado miembro
del PCT determina cuál es la oficina receptora competente.
2.2 Lugar de presentación
Las personas físicas
o jurídicas de nacionalidad española, y los residentes en
España deberán presentar su solicitud internacional ante
la OEPM, en tanto Oficina receptora competente en virtud del Tratado. La
presentación ante la OEPM permite llevar a cabo las disposiciones
de la Ley de Patentes relativas a invenciones que pudieran interesar a
la defensa nacional.
2.3. Idioma de
presentación
La solicitud internacional
deberá redactarse en castellano. Asimismo, la publicación
de la solicitud y el informe de búsqueda internacional se realizan
en idioma español.
2.4. Designación
de Estados
La cobertura geográfica
de la solicitud internacional depende de los Estados en que se desee obtener
protección jurídica. Desde el 1 de enero de 2004 se ha establecido
un sistema de designación automática en virtud del cual la
presentación de una solicitud internacional constituye la designación
de todos los Estados contratantes adheridos al Tratado así como
la indicación de todas las modalidades posibles de protección.
En consecuencia, desde esa fecha, no es posible la designación
individual de Estados, si bien en el momento de presentar la solicitud, o
con posterioridad, se puede retirar la designación de uno o varios
Estados.
2.5. Ventajas
del sistema de solicitud internacional PCT
El solicitante internacional
puede retrasar el comienzo de la tramitación de su solicitud en
cada una de las oficinas designadas hasta un plazo de treinta meses en
la mayoría de los países y veinte meses en los países
de Finlandia, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Tanzania, Uganda y Zambia.
Durante este plazo,
el solicitante puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica
y comercial de su invención, tomar decisiones al respecto, todo
ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles.
Dado que, en un plazo
relativamente corto, el solicitante dispone del informe de búsqueda
internacional relativo a su solicitud, puede, a la vista del citado informe,
conocer el estado de la técnica anterior relevante para su invención
y valorar si la misma es realmente nueva y goza de actividad inventiva,
es decir, no resulta evidente para un experto en ese sector técnico.
La solicitud internacional
supone un ahorro sustancial de los costes de protección de las
invenciones que normalmente deben sufragarse por la preparación
de las mismas para cada una de las oficinas nacionales.
En la medida en que
la solicitud internacional produce efectos de una solicitud nacional en
los Estados designados, el solicitante no tiene necesidad de incurrir
en los gastos derivados de la preparación y presentación
de una solicitud por cada Estado en que desea obtener protección.
Del mismo modo, no precisa modificar su solicitud internacional al objeto
de cumplir con los requisitos formales específicos de cada legislación
nacional.
La tasa de solicitud
internacional incluye la presentación, la búsqueda internacional,
la realización de la opinión escrita y la publicación
de la solicitud y puede hacerse efectiva en la moneda de la oficina receptora,
en nuestro caso, en euros.
PLAZOS DE LA TRAMITACION
DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE REIVINDICA UNA PRIORIDAD ANTERIOR
PLAZOS DE LA TRAMITACION
DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE TRATA DE UN PRIMER DEPOSITO
2.6. El informe
de búsqueda internacional
El INFORME DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL tiene por objeto, como se ha dicho, descubrir el estado
de la técnica pertinente en relación con el contenido de
la solicitud internacional. Dicha búsqueda se efectúa en base
a las reivindicaciones de la solicitud internacional y teniendo en cuenta
la descripción y, en su caso, los dibujos que se acompañen
a la misma. La búsqueda se realiza sobre la documentación
mínima recogida en la regla 34 del PCT que comprende más
de 20 millones de documentos de literatura patente y no patente.
3.- España, administración
de búsqueda internacional
El informe de búsqueda
internacional únicamente pueden elaborarlo aquellas oficinas u
organismos que hayan sido designados por la Asamblea de la Unión
PCT como Administración con capacidad para realizar dichos informes
y hayan concluido el correspondiente acuerdo con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. En 1995 las Administraciones de búsqueda
en el mundo son las siguientes:
· Oficina Europea de Patentes
· Oficinas de Patentes de:
Estados Unidos, Japón, Rusia, Austria, Australia, Suecia, China
y España.
La competencia para
realizar búsquedas internacionales la atribuye cada oficina receptora
a una determinada Administración de búsqueda para efectuar
la búsqueda internacional respecto de sus solicitudes.
En relación
con los solicitantes españoles o residentes en España, la
Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes
son competentes para actuar como Administración encargada de la
búsqueda internacional. Corresponde al solicitante elegir a una
u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud.
Los solicitantes
de países de habla castellana cuyas oficinas receptoras hayan designado
a la OEPM como Administración de búsqueda internacional
no precisan efectuar traducción de su solicitud si optan por la OEPM
como Administración de búsqueda.
La OEPM actúa
como Administración de búsqueda internacional para las solicitudes
internacionales presentadas ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de México.
3.1. Idioma del
informe de búsqueda internacional
El informe de búsqueda
internacional se realiza en el mismo idioma en que se publica la solicitud
internacional.
La OEPM, una vez
elaborado en español el informe de búsqueda internacional,
lo trasmite en este idioma al solicitante y a la OMPI.
3.2. Utilidad
del informe de búsqueda internacional
El informe de búsqueda
internacional llega a manos del solicitante en un plazo aproximado de
cuatro a cinco meses (o de diez si no se reivindica la prioridad de un
depósito anterior en la solicitud) a contar desde la fecha de presentación
de la solicitud.
Si bien no contiene
una valoración de la invención acerca de su novedad o actividad
inventiva, sirva para dar una indicación certera de la misma al
solicitante, en la medida en que en el informe se citan los documentos
del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud que pueden
afectar al contenido de la solicitud internacional.
Esta información,
de la que dispone el titular de una solicitud internacional PCT con la
antelación indicada, le permite evaluar las posibilidades de obtener
protección para la invención y, en especial, el grado de patentabilidad
real de la misma. De este modo, el solicitante dispone de suficientes
elementos de juicio como para tomar decisiones sobre la inversión
que requiere la protección internacional de su invención.
Si el informe de
búsqueda internacional es favorable a la patentabilidad de la invención
contenida en la solicitud internacional, el solicitante puede decidirse
por continuar la tramitación de la misma, teniendo en cuenta las
positivas perspectivas que el informe de búsqueda internacional augura.
Si, por el contrario,
el informe es desfavorable, el solicitante tiene la oportunidad de modificar
las reivindicaciones e, incluso, puede decidir no continuar con los procedimientos
nacionales ante las oficinas designadas con lo que se evita costes de
preparación de copias, con su traducción, para iniciar los
correspondientes procedimientos ante las oficinas que ha designado en
la solicitud internacional.
4.- La publicación
internacional
TRANSCURRIDO UN PLAZO
DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL
LA OFICINA INTERNACIONAL PUBLICA LA SOLICITUD, si bien el solicitante
puede pedir a dicha Oficina que su solicitud sea publicada en cualquier
momento antes de la expiración de dicho plazo. Si el informe de
búsqueda está disponible en el momento de publicarse la solicitud,
también se publica al publicarse aquélla.
Los idiomas de publicación
son el ALEMAN, CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, INGLES, JAPONES y RUSO.
Si la solicitud internacional se presenta en un idioma distinto a éstos,
es decir, holandés, danés, finlandés, noruego o sueco,
que son idiomas de presentación solicitudes, pero no de publicación
internacional, la solicitud internacional se publica en traducción
al inglés.
La publicación
de una solicitud internacional tiene, en relación con cualquier
Estado designado en la misma, los efectos que la legislación de
ese Estado prevea para la publicación nacional obligatoria de las
propias solicitudes nacionales. Estos efectos pueden hacerse depender,
por parte de un Estado designado, de la aportación de una traducción
el idioma que sea oficial en ese Estado cuando dicho idioma sea diferente
del idioma de publicación internacional en cuyo caso los efectos
se posponen hasta la fecha de presentación del dicha traducción.
5.- Procedimiento ante
las oficinas designadas
5.1. Actuaciones
a realizar
Si el solicitante,
a la vista del informe de búsqueda internacional, tiene expectativas
razonables sobre el éxito y valor de su invención, inicia
el procedimiento ante las oficinas designadas dentro de los veinte meses
a contar de la fecha de prioridad o de la presentación internacional.
EL HECHO DE POSPONER HASTA VEINTE MESES LA ENTRADA ANTE OTRAS OFICINAS
EXTRANJERAS ALARGA CONSIDERABLEMENTE EL PLAZO DE PRIORIDAD DEL CONVENIO
DE LA UNION DE PARIS QUE, COMO SE SABE, ES DE DOCE MESES.
La Asamblea de la
Unión PCT celebrada entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre
de 2001 decidió por unanimidad modificar el plazo a que se refiere
el Artículo 22.1 del PCT relativo a los actos necesarios para entrar
en la fase nacional, ampliando el actual plazo establecido en veinte
meses desde la fecha de prioridad a TREINTA.
Esta modificación
que entró en vigor el 1 de Abril de 2002 fue publicada en la
Gaceta PCT nº 44/2001, de 1 de noviembre. Igualmente, la Asamblea
decidió que si a 3 de octubre de 2001 dicha modificación fuera
incompatible con la legislación nacional de una Oficina designada,
el nuevo plazo no se aplicará respecto a esa Oficina mientras continúe
la incompatibilidad, y siempre que se comunique tal circunstancia antes
del 31 de Enero de 2002.
Las Oficinas de los
Estados (en su capacidad de Oficinas designadas) que han notificado a
la Oficina Internacional tal incompatibilidad son las siguientes:
LUXEMBURGO, SUIZA,
SUECIA, FINLANDIA, REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA, UGANDA y ZAMBIA
Para dar inicio a
la fase nacional, el solicitante, dentro del plazo indicado, deberá
realizar ante cada una de las oficinas designadas las actuaciones siguientes:
· Presentar una traducción
de la solicitud internacional en el idioma del Estado en el que se desea
obtener protección. Ante la Oficina Europea de Patentes, la traducción
debe presentarse en alguno de los idiomas de procedimiento (inglés,
francés o alemán).
· Abonar la tasa correspondiente
establecida por la oficina designada para una solicitud nacional o regional,
en su caso (Oficina Europea de Patentes).
· Dar cumplimiento a las
normas que cada Estado tenga establecidas sobre representación
o nombramiento de un mandatario.
Ante la OEPM, como
Oficina designada, no es preciso presentar una copia de la solicitud internacional,
pues ésta ya se remite por la Oficina Internacional.
Si el solicitante
no cumple con estos requisitos dentro del plazo indicado de veinte meses,
cesarán en el Estado designado los efectos de una solicitud nacional
regular, lo cual equivaldría a una retirada de solicitud por parte
del solicitante.
5.2. Requisitos
exigibles por la oficinas designadas
El procedimiento
por el que se va a tramitar una solicitud internacional, una vez iniciada
la fase nacional. Es el procedimiento ordinario aplicado a las solicitudes
nacionales previsto por cada legislación. La legislación
nacional determina el estado anterior de la técnica, el requisito
de la unidad de invención, así como los demás requisitos
de patentabilidad.
Puede igualmente
determinar la exigencia de otra serie de requisitos de orden formal como
son los de aportación de documentos que acreditan circunstancias
jurídicas de gran trascendencia para la efectividad de la patente
relativos a la identidad del inventor, a la transferencia del derecho
a la solicitud, a la obligatoriedad de estar representado por un mandatario
habilitado ante la oficina designada, o a la verificación de la
solicitud por un traductor jurado, etc.
Sin embargo, ninguna
legislación nacional puede exigir que la solicitud internacional
cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de
los previstos en el Tratado o en su Reglamento o con requisitos adicionales
a éstos.
En ningún
caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de
que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con los de
la legislación nacional sin antes dar oportunidad al solicitante
de corregir dicha solicitud en la medida y de conformidad con lo previsto
por dicha ley nacional para situaciones idénticas que se presenten
en la tramitación de solicitudes nacionales.
Por lo que respecta
al plazo para cumplimentar las exigencias derivadas de la ley nacional,
el PCT no determina el plazo que debe ser otorgado al solicitante, pero
establece que deberá ser, en todo caso, razonable. En España,
este plazo es de dos meses, conforme al Reglamento de la Ley de Patentes.
6.- Utilización del
sistema Euro-PCT
Por vía Euro-PCT
se entiende la utilización combinada del sistema PCT y del sistema
de patente europea.
UNA SOLICITUD DE
PATENTE EURO-PCT ES AQUELLA SOLICITUD INTERNACIONAL EN LA QUE EL SOLICITANTE
EXPRESA SU DESEO DE OBTENER UNA PATENTE EUROPEA. Esta vía ofrece
importantes ventajas a los solicitantes españoles de patentes europeas
siempre que pidan que el informe de búsqueda internacional les
sea realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas como
Administración de búsqueda internacional.
Las ventajas son,
entre otras, las siguientes:
· Presentación de
toda la documentación en español, sin necesidad de ningún
tipo de traducción.
· Posibilidad de llevar
los trámites durante la fase internacional (oficina receptora y Administración
de búsqueda) ante la OEPM, lo que facilita la comunicación
del propio solicitante.
· Si el solicitante se acoge
al Capítulo II con la realización del exámen premilinar
y consiguiendo retrasar la entrada en la fase nacional o regional hasta
los 30 meses tiene una importante disminución de costes por cuanto
la tasa de la Oficina Europea de Patentes por el examen de novedad.
En virtud del acuerdo
suscrito con la Oficina Europea de Patentes, los solicitantes españoles
que deseen obtener una patente europea a los que la OEPM haya realizado
el informe de búsqueda internacional quedan eximidos del informe
de búsqueda complementario del Convenio de Munich sobre concesión
de patentes europeas (CPE), así como de la tasa por dicho informe.
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